平成１８年（行ケ）第１０１６５号特許取消決定取消請求事件

主文

１ 特許庁が異議２００２－７００６９号事件について平成１７年１１月２９日にした決定を取り消す。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第１　請求

主文１項と同旨

第２　当事者間に争いのない事実

１ 手続の経緯

原告は，昭和６１年２月２６日（優先権主張１９８５年３月２０日，米国）に出願した特願昭６１－３９３３１号（以下「原出願」という。）の一部を分割して，平成９年７月１１日に新たな特許出願とした特願平９－２３６５９２号の一部を更に分割して，平成１１年２月５日に，発明の名称を「多重音声通信やデータ通信を単一又は複数チャンネルにより同時に行うための無線ディジタル加入者電話システム」とする新たな特許出願（特願平１１－６５３５５号）とした特許第３１８６７３３号の特許（平成１３年５月１１日設定登録。以下「本件特許」という。発明の数は７である）の特許権者である。

本件特許の特許請求の範囲第１項ないし第７項に係る各発明（以下，項番に対応してそれぞれ「本件第１発明」などという）についての特許に対し，特許異議の申立てがあり，異議２００２－７００６９号事件として特許庁に係属した。

特許庁は，審理の結果，平成１７年１１月２９日，「特許第３１８６７３３号の第１項乃至第７項に係る特許を取り消す。」との決定（附加期間９０日。以下「決定」という）をし，同年１２月１９日，その謄本を原告に送達した。

２ 決定の理由

決定の理由は，①本件第１発明ないし本件第７発明は，「電子通信学会論文誌（Ｊ６４－Ｂ ）第９号」（昭和５６年９月２５日，社団法人電子通信学会発行，１０１６頁～１０２３頁「ＴＤ－ＦＤＭＡ移動通信方式の検討」）記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，上記各発明についての特許は特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり，また，②本件特許の特許請求の範囲第１項ないし第４項及び第７項に「前記加入者局とその加入者局が前記順方向情報信号および前記逆方向情報信号の信号授受を行う交信相手の基地局との間で前記信号授受の進行中に制御情報，すなわち前記基地局と前記加入者局との間の接続の現在の状態，リンク品質，電力及び同期調整などに関する制御情報であって前記基地局からその交信相手の前記加入者局への調整信号のもととなる制御情報を周期的に交換する」とあり，第５項及び第６項に「前記順方向情報信号および前記逆方向情報信号の信号授受を行う交信相手の前記基地局との間で前記信号授受の進行中に制御情報，すなわち前記基地局との間の接続の現在の状態，リンク品質，電力及び同期調整などに関する制御情報であって前記基地局からの調整信号のもととなる制御情報を周期的に交換する」とあるのは，いずれも不明りょうである（決定書１８頁２５行～３０行に「本件の特許請求の範囲第１項ないし第７項の『前記基地局と前記加入者局との間の接続の現在の状態，リンク品質，電力及び同期調整などに関する制御情報，すなわち前記基地局と前記加入者局との間の接続の現在の状態，リンク品質，電力及び同期調整などに関する制御情報であって前記基地局からその交信相手の前記加入者局への調整信号のもととなる制御情報を周期的に交換する』とあるが」とあるのは「本件の特許請求の範囲第１項ないし第４項及び第７項に『前記加入者局とその加入者局が前記順方向情報信号および前記逆方向情報信号の信号授受を行う交信相手の基地局との間で前記信号授受の進行中に制御情報，すなわち前記基地局と前記加入者局との間の接続の現在の状態，リンク品質，電力及び同期調整などに関する制御情報であって前記基地局からその交信相手の前記加入者局への調整信号のもととなる制御情報を周期的に交換する』とあり，第５項及び第６項に『前記順方向情報信号および前記逆方向情報信号の信号授受を行う交信相手の前記基地局との間で前記信号授受の進行中に制御情報，すなわち前記基地局との間の接続の現在の状態，リンク品質，電力及び同期調整などに関する制御情報であって前記基地局からの調整信号のもととなる制御情報を周期的に交換する』とあるが，」の誤記と認める。）から，本件第１発明ないし本件第７発明についての特許は特許法３６条３項及び４項（なお，原出願は昭和６１年２月２６日に出願されたものであるから，決定にいうこれらの規定は，昭和６２年法律第２７号による改正前の特許法におけるものをいう趣旨と解される。以下，本判決におけるこれらの規定についても，同様である。）の規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものである，というものである。

３ 訂正審決の確定

原告は，本訴の提起後，平成１８年６月１６日，本件特許に係る明細書の特許請求の範囲の訂正（以下，この訂正を「本件訂正」という。）を求める審判を請求した。特許庁は，これを訂正２００６－３９１０４号事件として審理した上，平成１９年６月５日，本件訂正を認める旨の審決（同年６月１５日送達。以下「訂正審決」という）をし，この審決は確定した。

４ 特許請求の範囲

(1) 本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲第１項ないし第７項の各記載は，別紙１記載のとおりである。

(2) 本件訂正後の特許請求の範囲第１項ないし第７項の各記載は別紙２記載のとおりである（下線部は，本件訂正による訂正箇所を示す。）。

第３　原告主張の取消事由の要点

訂正審決の確定により，特許請求の範囲の記載が遡及的に訂正されるため，決定は，結果的に本件第１発明ないし本件第７発明の要旨の認定を誤ったことになるから，取り消されるべきである。

当裁判所の判断

当事者間に争いのない事実（前記第２）によれば，決定は，本件訂正前の特許請求の範囲第１項ないし第７項の記載を前提に，特許法２９条２項，同法３６条３項及び４項の規定にそれぞれ違反して特許されたものと判断して，本件第１発明ないし本件第７発明についての特許を取り消したものであるところ，決定の取消しを求める本訴係属中に，本件特許に係る特許請求の範囲の減縮を含む訂正の審判が請求され，特許庁はこれを認める審決（訂正審決）をし，これが確定したものである。

そうすると，決定は，結果として，判断の前提となる本件特許の特許請求の範囲第１項ないし第７項の記載の認定を誤ったことになり，この誤りが本件第１発明ないし本件第７発明についての特許を取り消すべきものとした決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって，決定は取消しを免れない。

以上によれば，原告の請求は理由があるから，これを認容することとし，訴訟費用については，本件訴訟の経過にかんがみ，これを原告に負担させるのを相当と認め，主文のとおり判決する。